Hora de revisar la cartera de marcas

¿Registrarías tu forma de andar?

¡Ahora podrías planteártelo!

El pasado lunes, 14 de enero entró en vigor la reforma de la Ley de Marcas introducida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas. La modificación de ley adapta la legislación nacional a la norma europea armonizando las condiciones para adquirir y ejercitar el derecho de marca en el espacio de la Unión Europea.

La modificación de la ley trae novedades respecto a la protección de la marca, desde aspectos más conceptuales, como la forma de delimitar el bien inmaterial solicitado como marca o la sistematización de prohibiciones de uso a aspectos más procedimentales y prácticos, como puede ser la ampliación de la legitimación para la solicitud de registro de marca o la nueva regulación de procedimiento de registro.

Aspectos conceptuales

Eliminación de la necesidad de “representación gráfica” del signo distintivo

Uno de los cambios a destacar en las modificaciones introducidas es efectivamente la forma de delimitación de la marca registrada. La anterior ley exigía que el signo distintivo solicitado fuera susceptible de representación gráfica, con la presente ley, solo se exige que el signo sea susceptible de representación, sin especificar el medio empleado y con el único requerimiento de que la representación permita no sólo a las autoridades, sino también al público en general determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular.

Esta novedad atiende a los continuos avances tecnológicos y permitirá el aumento del catálogo de los signos que se vayan a registrar, pudiendo así proteger como marca hologramas, olores, sonidos, movimientos siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

Sistematización de las prohibiciones

Siguiendo con las novedades en aspectos más conceptuales, encontramos la sistematización de las prohibiciones absolutas en materia de denominaciones de origen. La ley remite directamente a los instrumentos legales del Derecho de la Unión o del derecho nacional para evitar errores de interpretación. Adicionalmente la ley prevé la inaccesibilidad como marca de los signos que resulten incompatibles con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas. De esta forma, se califica doblemente esta prohibición, de absoluta y relativa, garantizando que este motivo de denegación pueda ser alegado mediante oposición, con independencia de que el mismo haya de ser también examinado de oficio.

Asimismo, se introduce una prohibición específica del acceso al registro de los signos que consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal anterior.

Eliminación de la concepción de marca notoria

En cuanto a la protección conferida a las marcas o nombres comerciales notorios registrados varía sensiblemente con respecto de lo establecido en la normativa anterior. Desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre en España, tratándose de una marca española, o del renombre en la Unión Europea. Con esta supresión de marca notoria se permitirá actuar frente a solicitudes que aunque distingan productos o servicios diferentes puedan generar una ventaja desleal o su uso resulte perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca.

Marcas de garantía o certificación

Finalmente, encontramos la siguiente novedad en este aspecto conceptual, en la definición de las marcas de garantía o certificación donde se ha considerado de especial relevancia el mantenimiento del “origen geográfico” como característica de los productos o servicios que, entre otras, sea susceptible de certificación con este tipo de marcas.

Aspectos procedimentales:

Procedimiento de oposición

Por lo que respecta los aspectos de carácter procedimental, cabe destacar las novedades significativas en el procedimiento de oposición, donde se ha regulado detalladamente la legitimación para formular oposiciones, se han diferenciado las oposiciones basadas en absolutas y relativas y se ha otorgado a los licenciatarios la posibilidad de formular oposición. Si bien se amplían las posibilidades de oposición, se otorga al solicitante de registro la facultad de solicitar al oponente que acredite el uso de los registros anteriores en base a los cuales fundamenta la oposición o que acredite la existencia de causa justificativas de la falta de uso, mediante la prueba de uso.

Legitimación más abierta

En cuanto a la legitimación, con la modificación se adopta una solución abierta y se amplía el abanico de solicitantes de marcas a cualquier persona física o jurídica, incluyendo las entidades de derecho público con independencia de sus circunstancias particulares, tales como la nacionalidad o residencia.

Mayor protección contra la piratería

Otra de las novedades significativas son los derechos conferidos por la marca de cara a evitar actos de piratería. La nueva redacción otorga al titular de una marca la facultad de prohibir no sólo los actos directos de violación de una marca, sino también los actos preparatorios para dicha violación. En este sentido, es interesante mencionar la medida adoptada en la nueva redacción por la cual se posibilita impedir la introducción de mercancía procedente de terceros países en un Estado miembro en el que esté registrada una marca incompatible con la marca que las identifica (acción sobre falsificaciones en trámite aduanero).

Acción de defensa para los licenciatarios

Por lo que respecta a los licenciatarios de una marca, se posibilita a éste la facultad para incoar acciones por violación de marca siempre que se respete el principio general de que el licenciatario solicite el consentimiento del titular de la marca para la incoación de dichas acciones. No obstante, habiendo requerido al licenciador dicho consentimiento y éste no hubiera iniciado la acción, el licenciatario podrá directamente incoar las acciones oportunas. De este modo, el licenciatario podrá intervenir en el procedimiento por violación de marca, con la finalidad de obtener la indemnización de los daños y perjuicios que el infractor le haya originado.

Atribución competencia a la OEPM

Particular atención merece la competencia directa que se le otorga a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la declaración de las causas de nulidad absoluta junto con la posibilidad de plantear una pretensión de nulidad en vía judicial. Esta previsión legalmente establecida no entrará en vigor hasta el 14 de enero de 2023.

Reflexión final

Las novedades introducidas por la modificación parcial de la Ley de Marcas pueden resultar una oportunidad para revisar la cartera de marcas y estudiar qué incidencias puede generar respecto a ellas y sobre los términos de licencia. Por ejemplo, quizás sea el momento de registro de aquellos signos distintivos que no se habían podido solicitar por la imposibilidad de representación gráfica o porque puede que no se tuviera legitimación. Con el nuevo marco legal, la reciente controversia generada con casos como el del actor Alfonso Ribeiro, que interpretaba a Carlton en la serie americana El Príncipe de Bel-Air, contra los creadores del videojuego Fornite por el uso del famoso baile que solía ejecutar en la serie, podrían disponer de nuevos medios de defensa como el registro como marca de este movimiento.

En un contexto como en el que nos encontramos, ¿te plantearías registrar como marca el ruido de un motor o el olor de un tejido?

Maria Yolanda Calparsoro Forcada
Abogada
Tecnología, Innovación y Economía Digital