Con carácter previo a tratar la cuestión indicada, y para una mayor claridad expositiva, vamos a referirnos, a la Propiedad Industrial y a los Signos Distintivos.
La Oficina Española de Patentes y Marcas, define la propiedad industrial como el conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.
Si bien, no hay en los textos legales una definición del concepto de Propiedad Industrial, se acepta comúnmente que es aquella que se adquiere por sí mismo, en el caso que nos ocupa, con la creación de signos especiales con lo que aspira a distinguir, de los similares, productos o servicios (según la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, también llamada Clasificación de Niza, que comprende, actualmente, 45 clases, relativas a productos y servicios para los que se registra la marca). Así una solicitud de marca, puede comprender tantas clases como desee el solicitante abonando una tasa determinada por cada clase solicitada.
En nuestro ordenamiento jurídico, una de las categorías de la Propiedad Industrial viene dada por los signos distintivos; así, debemos atender al régimen jurídico establecido en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, la Ley de Marcas), y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.
El artículo 1 de la Ley de Marcas establece que, para la protección de los signos distintivos se concederán, los siguientes derechos de propiedad industrial:
a. Las marcas.
b. Los nombres comerciales.
Con carácter general, y ya sea en el ámbito nacional, comunitario o internacional, la marca confiere a su titular un derecho exclusivo, que permite distinguir e identificar, a modo de garantía, los servicios o productos amparados bajo la misma; así se determina profusamente por la Jurisprudencia Comunitaria, (entre otras, las Sentencias del Tribunal de Justicia (CE) Pleno de 29 de septiembre de 1998, y de 4 de octubre de 2001). Por lo tanto, lo que caracteriza a la marca, con respecto a otras categorías de la Propiedad Industrial, es su capacidad distintiva con respecto a una clase de productos y servicios; de ahí que la marca junto al nombre comercial sean considerados signos distintivos.
Uno de los criterios de clasificación que podemos considerar, en el ámbito de las marcas, no es otro que el alcance de la protección que, a nivel territorial, otorgan a su titular. En función de dicho criterio, tendremos que atender a la Marca Nacional, la Marca Comunitaria y la Marca Internacional.
En una primera aproximación a nuestro propósito de establecer las diferencias entre las tres clases de marcas, vamos a establecer que:
Marca Nacional: La solicitud de registro de la misma se efectúa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, la OEMP), con sede en Madrid, y el alcance de la protección se extiende, únicamente al territorio nacional.
Marca Comunitaria: Sus efectos se extienden al territorio de la Unión Europea; y se puede solicitar ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante la OAMI), con sede en Alicante, o, directamente, ante la OEPM que se encargará de remitir la solicitud a la OAMI. Una tercera opción es solicitar una marca internacional, designando la Unión Europea, como el ámbito territorial de protección de la marca.
Marca Internacional: Tiene efectos en todos los países que designe el solicitante, de forma expresa, y la marca quede registrada. Como paso previo, a solicitar la marca internacional, es preciso tener una marca nacional registrada. La solicitud, se tramita ante el organismo nacional de cada estado miembro; así en España se efectúa ante la OEPM, que lo remite a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, la OMPI), tiene sede en Ginebra (Suiza). Tras ser recibida en la OMPI, la solicitud es enviada a los países designados en los que comienza su tramitación nacional, pudiendo ser concedida o denegada, independientemente, en cada uno de ellos.
Analicemos cada una de las marcas indicadas:
I.- Marca Nacional.
I.1. Concepto: La Ley de Marcas, define la marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras; otorgando un derecho exclusivo, pudiendo usar la marca en el tráfico jurídico mercantil, y habilitando para impedir la utilización de dicho signo distintivo a cualquier tercero, sin su consentimiento ( entre otras, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas de 18 de octubre de 2005), que implique un riesgo de confusión en el mercado por parte de los destinatarios (por ejemplo, los consumidores).
Lógicamente, podemos extender el alcance de dicha definición a la marca comunitaria y a la internacional.
Tales signos, teniendo en cuenta las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en la Ley de Marcas, podrán, en particular, ser:
-Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.
-Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
-Las letras, las cifras y sus combinaciones.
-Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
-Los sonoros.
-Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.
I.2.Marco normativo: Como hemos indicado anteriormente, debemos atender a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, la Ley de Marcas), y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.
Según la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas, los motivos que justificaron la necesidad de dicha Ley, derogando la anterior de 1988, fueron los siguientes:
-Dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias que, en materia de propiedad industrial, corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado; quedando establecido que, la legislación sobre propiedad industrial, es competencia exclusiva del Estado, de conformidad con el artículo 149.1.9º de la Constitución.
-Incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional sobre la materia (en concreto, la Directiva 104/1989, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de la normativa vigente, sobre marcas, en cada estado miembro).
-Introducir normas de carácter sustantivo y procedimental sobre marcas, así como la necesidad de adaptar el sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información.
I.3. Clases:
-Por los productos y servicios (según la clasificación internacional, anteriormente mencionada).
-Por sus titulares: marca individual y marca colectiva.
-Marcas de garantía sobre los productos y servicios.
-Por su grado de conocimiento en el mercado: marcas ordinarias, marcas notorias o marcas renombradas. En este punto, haremos referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de febrero de 2008, en relación con la nulidad de una marca por aprovechamiento indebido de la reputación de marca renombrada ya registrada.
-Por la fecha de solicitud de su inscripción: La fecha de prioridad es aquella en la que se presentó una solicitud de marca, por primera vez, en algún país del mundo adherido al Convenio de la Unión de París; así la fecha de prioridad se extiende a los seis meses posteriores desde la fecha de la presentación válidamente obtenida. Debemos considerar la posibilidad de que una marca internacional o comunitaria, se transforme en una nacional; gozando, en este caso, de prioridad en cuanto a la fecha de solicitud de la marca que vaya a ser objeto de transformación.
-Por su naturaleza: denominativas (vocablo), gráficas (logo), mixtas (resultado de las dos anteriores), formas tridimensionales (envases) y sonoras.
II.- Marca Comunitaria.
II.1- Concepto. El artículo 4 del Reglamento de Marca Comunitaria contiene la definición de marca comunitaria: “Podrán constituir (marcas) comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.
II.2.Marco normativo.
-En España: Título IX (artículos 84 a 86) de la Ley de Marcas.
-En la Unión Europea: Reglamento 207/2009, de 26 de febrero, sobre Marca Comunitaria.
III.3.Clases: De la propia definición de marca comunitaria, podemos determinar las clases de la misma, en base a los siguientes criterios :
-por su naturaleza: marcas denominativas, marcas gráficas (figurativas), mixtas, tridimensionales, olfativas( Resolución de la Sala segunda de Recursos de la OAMI, de 11 de febrero de 1999, que concedió la inscripción de “el olor a hierba recién cortada”).
-por su objeto y finalidad: marca de productos y de servicios, en relación con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación de Niza).
-por su nivel de reconocimiento en el mercado: marcas ordinarias (las que han sido objeto de un uso relevante y suficiente), marcas notorias (apartado 5 del artículo 8 del Reglamento de Marca Comunitaria, de contenido paralelo al comprendido en nuestra ley de marcas, permitiendo la oposición a la inscripción de marcas que, aun destinadas a productos y servicios distintos de la solicitada, implique un aprovechamiento de su prestigio, o pueda provocar un daño a aquélla).
III.4.Los principios del régimen jurídico de las marcas comunitarias, se establecen en el Reglamento comunitario:
-El principio de la unidad de marca comunitaria: apartado 2 del artículo 1, del Reglamento de Marca Comunitaria: “La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución, de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso para el conjunto de la Comunidad”. Dicho principio no tiene carácter absoluto por cuanto decae en los supuestos previstos en los artículos 106 y 107, del propio Reglamento.
-El principio de autonomía de la marca comunitaria: A la vista de lo dispuesto en el artículo 14.1 del Reglamento, la marca comunitaria se rige, en primer lugar, por las normas comunitarias, y, subsidiariamente de las normas nacionales de los estados miembros sobre marcas.
-El principio de coexistencia de la marca comunitaria con las marcas nacionales. Efectos.
El titular de una marca nacional anterior está legitimado para entablar oposición contra la solicitud posterior de una marca comunitaria, así como para ejercitar acciones tendentes a prohibir el uso de una marca comunitaria posterior. Con la finalidad de evitar la colisión entre las marcas comunitarias y las nacionales, debemos considerar dos premisas establecidas en el Reglamento de marca comunitaria; a saber, la denominada caducidad por tolerancia, y la obligación de uso de la marca.
Además, fruto de esa coexistencia es lo que permite reivindicar la antigüedad de una marca nacional en el momento de solicitar una marca comunitaria, y la posibilidad de transformar una marca comunitaria en una solicitud de marca nacional.
III.-Marca Internacional.
III.-1 Concepto. La Marca Internacional se integra en un sistema de registro de marcas para países que están integrados en el del Sistema de Madrid (que data de 1891) y comprende dos tratados internacionales el Arreglo de Madrid (1891) y el Protocolo de Madrid (1989), y está administrado, como indicamos con anterioridad, por la OMPI.
III.2. Marco Normativo:
-En España:
•Título VIII de la Ley de Marcas (art. 79 a 83).
•Arreglo de Madrid (Arreglo) relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, revisado por última vez en Estocolmo de 14 de julio de 1967
•Protocolo concerniente al Arreglo de 27 de junio de 1989 (Protocolo), que entró en Vigo el 1 de diciembre de 1995, siendo de aplicación a partir del 1 de abril de 1996
•El Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo de 1 de abril de 1996 (Reglamento Común).
•Las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo
-En la Unión Europea:
•Artículos 8.2 a) y 134.3 y Título XIII, integrado por los artículos 140 a 156 del Reglamento sobre Marca Comunitaria, modificado por el Reglamento nº 1992/2003 del Consejo, de 27 de octubre de 2003, con objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas adoptado en Madrid, el 27 de junio de 1989.
•El Protocolo
•El Reglamento Común
•Las instrucciones administrativas
A partir de la entrada en vigor de la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo, los nacionales y establecidos en España, pueden solicitar el registro internacional de sus marcas, a través del registro de una marca española ante la OEPM, o de una marca comunitaria ante la OAMI.
III.3. Registro: El Sistema de Madrid ofrece al propietario de una marca nacional, la posibilidad de protegerla en varios países, siempre que sean miembros de la Unión de Madrid, mediante la presentación de una solicitud ante la Oficina u organismo de registro nacional. Así el registro internacional de la marca tiene los mismos efectos que si se hubiera presentado, directamente, ante los organismos competentes en cada uno de los países designados por el solicitante.
Las ventajas del registro de la marca internacional son: simplificar la gestión posterior de la marca, ya que, en una misma gestión se pueden inscribir cambios posteriores, renovar el registro, o solicitar la inscripción posterior en otros países.
En relación con las marcas nacionales, comunitarias e internacionales, establecemos a continuación, caracteres comunes a todas ellas; a saber, duración, renovación y caducidad de las marcas:
-Duración: Las marcas se conceden por un plazo de diez (10) años, desde la fecha de la solicitud; por lo tanto, en el caso de concederse la inscripción de la misma, la protección que el registro concede, se extiende desde la fecha de la presentación, y no desde la fecha de la concesión definitiva.
-Caducidad: La caducidad de la marca, puede deberse a tres motivos; a saber, falta de renovación con la consiguiente renuncia de su titular, falta de pago de la tasa correspondiente (que en el caso de la marca nacional y de la comunitaria, se abonará en Euros, y en el de la Marca Internacional en francos suizos, según los importes vigentes en el momento de la solicitud. El tercer motivo, en virtud del cual puede caducar la marca, es por falta de uso. Para impedir que se insten acciones de caducidad por falta de uso, se impone al titular la carga de usar la marca concedida en el plazo de los cinco (5) años a partir del registro. Con anterioridad a esa fecha, no es exigible que el titular de la marca acredite el uso de la marca. Por otra parte, debemos considerar que el uso de la marcas con el consentimiento del titular, se considerará como efectuado por él mismo.
-Renovación: Transcurridos diez (10) años desde la fecha de la solicitud, las marcas deben renovarse. Dicha renovación, siempre que se efectúe cumplimentando el procedimiento establecido por el organismo que corresponda, y se abone la tasa establecida, se podrá efectuar con carácter indefinido.
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En virtud de lo expuesto, y una vez que el solicitante conoce cuál es el alcance del de la protección que otorga la marca nacional, la marca comunitaria y la internacional, debe proceder a su registro realizando los trámites que correspondan, tras la consulta, en su caso, de los antecedentes registrales. Una vez concedida la marca solicitada, el titular de la misma, deberá velar por su carácter distintivo y exclusivo, ya sea presentando las oposiciones que correspondan, frente a las futuras solicitudes de marcas similares a la suya, y que puedan inducir confusión en el mercado, ya sea procediendo al uso de la misma, así como a tramitar las correspondientes renovaciones.
Mónica Muñoz
Ceca Magán Abogados