El registro de marca: 10 razones por las que se puede denegar en España

Imagina que acabas de abrir una tienda de ropa y se te ocurre que la marca se llame “vestidos bonitos”. Suena directo y sencillo, y describe en parte lo que vendes, pero, a la hora de hacer el registro de la marca te das cuenta de que la Oficina Española de Patentes y Marcas rechaza tu solicitud. 

¿Por qué no has podido registrar esta marca? Esto ha ocurrido porque esta marca es demasiado descriptiva. Se trata de un problema más común de lo que parece, pues, a la hora de llevar a cabo el registro de una marca, la mayoría de las empresas eligen nombres que revelan al consumidor cuál es el servicio que se ofrece. 

No obstante, uno de los requisitos que establece la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas (en adelante, LM), es que ésta debe ser lo suficientemente distintiva, para que los consumidores la asocien exclusivamente con los productos y servicios que ofrece la empresa.

Igualmente, existen otras muchas razones por las que la OEPM puede denegar el registro de una marca. En este artículo te explicaremos las principales razones por las que la OEPM, puede denegar la solicitud de registro de tu marca y te daremos algunos consejos para evitar este tipo de situaciones y que puedas registrar una marca con todas las garantías legales.

Denegación del registro de una marca

1. Es demasiado descriptiva: Como hemos comentado al inicio, si la marca describe directamente tu producto o servicio, será rechazada a la hora de llevar a cabo el registro de esta marca. Por ejemplo, la marca “THE YOGA CENTER” para clases de yoga, fue denegada por ser descriptiva de los servicios que ofrece, ya que la traducción literal del idioma describe las características de los servicios que se pretendían distinguir. 
2. Induce a error sobre las características del producto al consumidor: Si tu producto, hace creer a los consumidores que posee una característica que en realidad no se da de manera integral, será denegada a la hora de llevar a cabo su. Un ejemplo podría ser una marca de alimentos congelados registro como marca llamada "La ECOcinera", que sugiere al consumidor que los ingredientes con los que se cocina son ecológicos.
3. Puede confundir sobre su procedencia: Tu marca también puede ser denegada si induce a error sobre el origen de sus productos. Un ejemplo es el caso del "Queso Rocinante", que creaba confusión al representar símbolos de La Mancha (como Don Quijote), lo que inducía a los consumidores a creer que era un queso manchego con Denominación de Origen Protegida (DOP), cuando en realidad no lo era.
4. No tiene carácter distintivo: Si no permite diferenciar tus productos o servicios de los de tus competidores, también no podrá llevarse a cabo el registro de marca. A título ilustrativo, “moda juvenil” como nombre de una tienda de ropa no diferencia tu producto de otras tiendas que también vendan ropa. 
5. Es contraria a la moral o al orden público: Si tu marca contiene palabras ofensivas o violentas también será denegada. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, prohibió el uso de la marca "Pablo Escobar" como por ser “contraria a los valores y a las normales morales fundamentales imperantes en la sociedad española”. 
6. Utiliza símbolos oficiales sin autorización: No podrás reproducir o imitar el escudo de España o cualquiera de las comunidades autónomas, en tu logo sin la autorización debida ante la Subsecretaría de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 
7. Es un nombre o apellido común: Por ejemplo, se denegaría el registro de un apellido como “González” o “García” para vender ropa o bebidas, por ser un apellido común en España.
8. Utiliza palabras del lenguaje común: Esto ocurre cuando una marca, debido a su popularidad y uso extendido, se convierte en un término genérico para referirse a un tipo de producto, sin importar la marca original. Un ejemplo clásico es "Kleenex" o “Tippex”.
9. Es indicativa de una de las cualidades de los productos: La OEPM denegó el registro de la marca “EL AUTÉNTICO” para productos de azafrán y condimentos, por aludir a la valoración de los productos que distingue. 
10. Por infracción de derechos de autor: Recientemente, se presentó una acción de nulidad ante la EUIPO frente a la marca llamada “D’Artacán”, famosa figura de dibujos animados por estar protegida por derechos de autor.

¿Qué se puede hacer para combatir la denegación en el registro de una marca?

Si tu solicitud de registro de marca ha sido denegada por estos motivos o cualquier otro contemplado en el artículo 5 de la LM, te exponemos una serie de recomendaciones que puedes tener en cuenta: 

• Elegir palabras inventadas o de fantasía: Son palabras que no tienen ningún significado concreto (aunque hubieran podido tenerlo en el origen). Este tipo de marcas, a pesar de que serán más difíciles de recordar por los consumidores, tienen la ventaja de ser más fáciles de registrar pues tienen signos evidentes de distintividad. Un ejemplo es la marca “Kodak” para fotografía.
• Crear marcas arbitrarias: Son palabras que no guardan ninguna relación con el producto que se ofrece. La ventaja de estas marcas arbitrarias es que son más fáciles de proteger (aunque suelen necesitar más publicidad de lo normal a efectos de que el consumidor asocie la marca con el producto). Shell (que significa “concha”) es una marca para una empresa de energías y combustibles.
• Crear marcas sugerentes: Son marcas que insinúan atributos del producto. No obstante, en algunos países, podría ser considerado como una nota demasiado descriptiva. Un ejemplo es “Pescanova”, que sugiere que los productos del mar que comercializa son “nuevos”, es decir, que son frescos o que evocan innovación.

Otras consideraciones debo tener en cuenta a la hora de registrar mi marca

Además de cumplir con los requisitos de distintividad, hay otros aspectos para tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el registro de marca, como es la posible similitud o identidad con marcas ya registradas. Para evitar posibles controversias con los derechos anteriores de un tercero, es conveniente que un especialista en la materia lleve a cabo un estudio de viabilidad del registro de la marca, en el que se analicen y adviertan aquellas marcas anteriores que puedan entrar en conflicto con la marca que deseas registrar.

Tras el registro de una marca ¿Qué viene después?

Una vez la OEPM haya concedido la marca en tu favor, es recomendable que realices un seguimiento continuo para asegurarte de que no se registre ninguna marca idéntica o similar a la tuya, lo cual puede afectar negativamente a tu negocio. 

Por este motivo, es esencial contratar un servicio de vigilancia marcaria. 
Este servicio monitoriza todas las nuevas solicitudes de marcas que se tramita en las distintas oficinas , incluso mundiales y, en caso de advertir una solicitud de marca que afecte a tus derechos previos, se te notificará para que puedas instar un proceso de oposición solicitando al titular de la nueva marca que limite o retire aquellos elementos que entren en conflicto con la tuya o que, en su caso, desista en su solicitud.

En resumen, el registro de marca no es solo un trámite más para consolidar tu imagen corporativa, sino que permite proteger tu reputación y consolidar tus productos y servicios en el mercado. 

En CECA MAGÁN Abogados podemos ayudarte no solo a llevar a cabo el registro de tu marca cumpliendo los estándares exigidos, sino a mantener una adecuada monitorización y vigilancia de la misma. Puedes contactar con nuestro equipo aquí.

Pablo Pedraza, Belén Gómez-Acebo y Marta Doncel

Área de Propiedad Intelectual e Industrial