El 22 de diciembre de 2011, el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, dictó una sentencia pionera en el mundo de la propiedad intelectual, concretamente en el mundo de la marca registrada, cierto que es que en relación este asunto ya se habían dictado varias sentencias en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) – por ejemplo Louis Vuitton-Google (STJUE de 23 de marzo de 2011) o eBay-L’Oreal (STJUE de 12 de julio de 2012).-En mi opinión dicha sentencia tiene dos vertientes, por un lado, qué se puede registrar cómo marca, y cuando dicha marca ya está legalmente registrada, cómo impedir que terceros ajenos al propietario de la misma, pero pertenecientes al mismo sector, hagan uso ilegítimo de ella a su favor.
Hoy en día existen una serie de pasos a seguir, regulados en distintas directivas europeas y leyes nacionales, para poder registrar una ‘idea’ con la que moverse en el tráfico comercial, con el fin de proteger a quién inventó la misma de futuros plagios, y de esa manera convertirse en el primer referente en el comercio de esa ‘idea’ ya convertida en una ‘marca’ registrada, teniendo, la persona que lo registró, los derechos en exclusiva de su explotación.
Cierto es que no todo puede ser objeto de registro, sino que existen una serie de parámetros que jamás pueden ser registrados para el uso exclusivo de la persona o entidad que lo registre. Esto está regulado e la Ley de Marcas, concretamente en el artículo 5.1.c), al señalar que no podrán registrarse como marca los signos “que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio”.
Es en este punto donde reside una de las partes importantes de la sentencia, la cual, tras el análisis, tanto de la Ley de Marcas, como de las correspondientes directivas europeas, llega a la conclusión que sí que puede ser registrado aquello que sea descriptivo pero atendiendo a lo que recoge la Sentencia núm. 182/2008 de 4 julio de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid , que considera que es posible registrar una marca que contenga un término descriptivo, pues la prohibición del art 5. C) se refiere a las marcas que contengan exclusivamente signos descriptivos, no a las que utilicen en su denominación un signo descriptivo con otro que no lo sea, ello sin perjuicio del limitado carácter distintivo que presente la marca, y desde luego de que la misma no pueda impedir la utilización de los mismos elementos descriptivos por otros competidores. En el presente caso el objeto de litigio de la sentencia es la expresión ‘masaltos’ y ‘masaltos.com’, para referirse unos calzados con alzas que hacer parecer más alto a quien lo lleva. Por lo tanto se puede observar, y así lo refleja la sentencia, como es cierto que se utiliza términos descriptivos de la función del producto, pero se presentan de una determinada forma, que incluso matiza su representación fonética, lo que permite afirmar que el signo registrado tiene fuerza distintiva y que además no estaría compuesta exclusivamente por signos descriptivos.
‘Como señalan las SSTS de 26 junio 2003 y de 28 de enero de 2004 El derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo, este último consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca en el tráfico económico y sin su consentimiento. En lo que aquí interesa el 34.2 b) recoge el derecho del titular de la marca a impedir la utilización en el tráfico económico de signos que por resultar idénticos o similares a la marca registrada y distinguir productos o servicios idénticos o similares generen riesgo de confusión incluido el riesgo de asociación’
El segundo punto importante que la mencionada sentencia entra a valorar es el uso de esa marca registrada, por parte de un tercero ajeno, que utilizando la marca como palabra clave o ‘keyword’ en el código fuente de su página web para la localización de la página por el sistema de búsqueda gratuita de Google, se aprovecha de que cuando un usuario busque la dicha marca le aparezca en los resultados de búsqueda la página del competidor, evidentemente todo ello con premeditación y un fin lucrativo por parte del mismo.
Es importante recoger aquí un extracto de la sentencia en relación a este asunto, en concreto cuando establece lo siguiente: ‘Finalmente puede prohibir el titular de la marca la utilización de signos idénticos o similares cuando menoscaben o afecten alguna de las funciones esenciales de la marca tanto la función identificadora del origen cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero u otras funciones como la función de publicidad’
A partir de ahora, tanto en Europa como en España, aquella persona o personas que tenga el derecho exclusivo de explotación de una marca registrada tendrán más protección de cara a aquellos competidores que pretendan aprovecharse de su prestigio, que se han labrado en base al buen hacer, y hacer uso gratuito de todo aquello que esté vinculado a la marca registrada.
Eva Beato
Ceca Magán Abogados