Protección legal del software como activo esencial de una empresa

Uno de los elementos diferenciadores de las empresas en la sociedad actual es sin duda la identificación de estrategias digitales y/o tecnológicas que ayuden a consolidar los business plan de las empresas en un entorno absolutamente competitivo y globalizado. De ahí que resulte imprescindible configurar una protección legal del Software y otros activos intangibles como activos esenciales.

La crisis sufrida como consecuencia de la COVID-19 ha aumentado la necesidad de replantear las estrategias de negocios establecidas por las empresas propiciando un aumento significado en inversiones con base tecnológica.

En Europa, y más concretamente en España, estamos alejados en las métricas de gasto en innovación, como así lo apuntan varios informes de la UE, aduciendo entre otras cuestiones a la fragmentación de las diferentes legislaciones europeas, las trabas administrativas y legales, así como la diversidad fiscal entre los países miembros, lo que sin duda frena el desarrollo y crecimiento de la innovación y emprendimiento en la zona euro.

Pero centrando y enfocando un poco el objeto de este post, es bueno que hagamos el ejercicio de mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que, casi todas las empresas, incluidas las de reciente creación (las llamadas start up), han considerado esencial la inversión en desarrollos tecnológicos propios o subcontratados a terceros, a través de un Software como palanca de crecimiento y competitividad en el sector empresarial con el único fin de buscar la diferenciación. Son ejemplos de ello empresas cuyo software es el “corazón” de su actividad, como por ejemplo BEONPRICE que permite optimizar la ocupación hotelera adaptando tarifas a la demanda, otras de estrategias a partir de big data como INBENTA, o plataformas de vehículos compartidos conocidas por todos o entrega de delivery cuyo software basado en algoritmos permiten optimizar tarifas y dar cobertura de servicios a millones de usuarios. Son algunos de los ejemplos de empresas que han protegido legalmente su software y desarrollo.

Los desarrollos tecnológicos o más conocidos como “activos intangibles” son un elemento clave y crucial de valor diferencial en las empresas, y cada vez más están adquiriendo mayor protagonismo. Veamos porque desde diferentes perspectivas.

Cuando hablamos de activos intangibles, nos estamos refiriendo a elementos de propiedad intelectual e industrial como las marcas, diseños, patentes y el Software, pero también a las ideas, métodos, procedimiento, datos e información personal y no personal, con los que cuenta una empresa y que son elementos esenciales para la innovación y la competitividad diferencial de las entidades en el tráfico mercantil.

En particular, el Software se ha convertido en un activo esencial en las empresas. Cuando hablamos de Software nos referimos a los programas de ordenador, pero también al desarrollo y uso de aplicaciones, videojuegos, explotación de tecnologías basadas en la inteligencia artificial y, en general, a recursos tecnológicos de valor añadido, así como de la propia protección legal del Software.

El valor de la protección legal del software

 Desde la perspectiva financiera, es indispensable dotar de un valor a ese activo desarrollado en la forma de código fuente y reflejado en el balance como inmovilizado material intangible como elemento patrimonial de la empresa que puede llegar a tener, o incluso superar, el valor del fondo de comercio de la empresa, el de las marcas y/o el de las patentes, que sin duda son otros de los activos intangibles que deben ser tenidos en cuenta y contemplados en el balance.

La protección de estos activos y concretamente la protección legal del Software se vuelve imprescindible, principalmente cuando su desarrollo y/o explotación es el núcleo del negocio, pero también cuando forman parte de los procesos internos.

Por ello es importante establecer y diseñar dentro del seno empresarial una estrategia cuya finalidad sea:

1. Dotarle de relevancia en el balance financiero de la sociedad (relevante a futuro de cara a la valoración empresarial de la compañía).
2. Dotarle de la debida protección jurídica como activo esencial y diferencial frente a la competencia.
3. Limitar, disuadir, prevenir e impedir su utilización indebida o su rentabilización ilegítima por parte de terceros, incluso empleados.

Medidas de protección legal del software

 Las medidas de protección legal del software aplicables deben tener un doble enfoque: hacia dentro y hacia fuera.

• En la estrategia de protección del software hacia dentro persigue legitimar todos los recursos utilizados en la creación del software, si se trata de un desarrollo propio, o garantizar la legitimidad de su adquisición y el uso pacífico del mismo, si lo hemos adquirido de terceros.

 Principalmente se articulará a través de una correcta revisión y elaboración de las relaciones contractuales ya sean con empleados, colaboradores y/o proveedores.

En este ámbito es importante reforzar los compromisos de confidencialidad y las condiciones de participación en el proyecto, así como las condiciones de uso del aplicativo resultante, ya sea un desarrollo propio o producto adquirido (ojo y cautela con las obligaciones derivadas por la normativa en materia de protección de datos y en especial las relativas al privacy by design & default).

• Por su parte, la finalidad de la estrategia de protección del software hacia fuera es la creación de evidencias de su autoría ante terceros, para prever y evitar conflictos sobre su titularidad.

Si bien la protección por derechos de autor del software corresponde a su autor desde el momento mismo de su creación, se antoja necesario aplicar medidas adicionales de salvaguarda que refuercen la protección legal de este tipo de activos que, por su propia naturaleza, suelen ser más vulnerables al uso ilegítimo por parte de terceros. Será importante diferenciar entre derechos morales y derechos de explotación conferidos al autor/creador del software en cuestión.

Por ello, aunque no es un requisito indispensable, es recomendable registrar el software. Su registro permitirá:

1. probar la existencia de la obra,
2. asegurar su titularidad o la titularidad de los derechos que ostentemos sobre el mismo y, posteriormente,
3. registrar actos de disposición como cesiones o gravámenes.

Para ello, podemos acudir a mecanismos que aportan garantías para acreditar la autoría del software cómo:

• Marcado del software. Consiste en añadir código fuente “superfluo” como marca de autoría, para que se arrastre por los eventuales plagiadores, y establecer marcas de agua para poder seguir su rastro en internet, es una forma de introducir marcas ocultas en un producto de software de forma que éste pueda ser identificado de forma inequívoca en caso de ser utilizado de forma fraudulenta. Su inclusión permitirá posteriormente rastrear el uso ilícito del aplicativo en cuestión. Esto es lo que se conoce como “caballo de troya” en el aplicativo, instrucciones binarias que no alteran resultado pretendido en la secuencia del código fuente.
• Su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. Dicha inscripción es potestativa y genera la presunción de que, salvo prueba en contrario, los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en los asientos respectivos.
• Depósito de código fuente ante notario con o sin registro de las pre-citadas marcas de agua. Como medida alternativa o complementaria a la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual es posible y sin duda recomendable, realizar el depósito ante Notario del código fuente completo, soportes magnéticos conteniendo el código objeto, manual de uso, diseño de las pantallas, análisis, documentación preparatoria y demás elementos identificativos del programa, a fin de constituir prueba de su autoría.
• Inscripción mediante servicios de certificación acreditados (terceros de confianza). Puede realizarse a través de servicios de certificación privados. A estos efectos, la adopción de este medio de protección permite custodiar uno o varios archivos informáticos en un entorno securizado mediante una plataforma multidispositivo con tecnología responsive para la generación de evidencias de registro de activos digitales y custodia.

Llegados a este punto, y al margen de los mecanismos legales y de salvaguardo y protección del software, hay otro elemento relevante a tener en consideración y es el ámbito de protección como secreto empresarial.

El secreto empresarial es una modalidad de protección estratégica de la propiedad industrial e intelectual muy interesante por su efectividad; en concreto, ante la imposibilidad de patentar el software (limitado expresamente por el articulo 95 y ss del Texto Refundido de Propiedad Intelectual), es conveniente desarrollar e implementar una política de estructuración del secreto empresarial como medida de proactividad, para permitir y fomentar la transferencia de tecnología, protegiéndola frente al uso ilegítimo de terceros.

Para ello, habrá que identificar de forma correcta qué información o datos son susceptibles de ser secretos y posteriormente adoptar las medidas adecuadas para proteger dicha información (por vía de los Protocolos de Clasificación de Información), mediante la aplicación de medidas físicas y lógicas de protección y la suscripción de los convenientes acuerdos de confidencialidad, entre otros.

La adopción de medidas proactivas en este ámbito, en lugar de reactivas, permitirán a la entidad asegurar la inversión realizada, protegiendo legalmente el software y otros elementos esenciales del negocio y evitar conflictos futuros que pudieran provocar el fracaso de la estrategia empresarial. Para un asesoramiento completo, contacte con nuestro equipo de abogados de Derecho Digital aquí.

Ramón Mesonero-Romanos

Socio del área de Derecho Tecnológico